您当前的位置: 首页>> 裁判文书
本文被赞0
上海知识产权法院
民事判决书
案号:(2023)沪73民初2664号

原告:某某公司1,住所地上海市徐汇区。
法定代表人:于某,执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人:卫某,某某律师事务所1律师。
委托诉讼代理人:陈某,某某律师事务所1律师。
被告:某某公司2,住所地湖南省郴州市桂阳县(新法院旁)98号万华酒店13层。
法定代表人:龙某,执行董事兼经理。
委托诉讼代理人:付某,男,该公司股东。
委托诉讼代理人:刘某,某某律师事务所2律师。
被告:某某公司3,住所地上海市长宁区。
法定代表人:孙某,执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人:王某,男,该公司员工。
委托诉讼代理人:张某,某某律师事务所3律师。
原告某某公司1(以下简称某某公司1)与被告原某某公司4(以下简称某某公司4)、某某公司3(以下简称某某公司3)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,本院于2023年10月9日立案后,依法适用普通程序进行了审理。2024年4月28日,本院组织当事人进行了庭前会议。2024年5月11日,被告某某公司4变更企业名称为某某公司2(以下简称某某公司2)。2024年7月10日,本院组织当事人进行了庭前会议并公开开庭审理了本案。原告某某公司1的委托诉讼代理人卫某,被告某某公司2法定代表人龙某、委托诉讼代理人刘某,被告某某公司3的委托诉讼代理人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告某某公司1向本院提起诉讼,请求判令:1.两被告立即停止侵犯原告第32674065号和第32676192号“”注册商标专用权的行为;2.被告某某公司4变更企业名称,变更后的企业名称不得包含“原神”文字;3.被告某某公司4赔偿原告经济损失人民币100万元(以下币种未注明的均为人民币)以及维权合理费用56,670元,合计1,056,670元。第一次庭前会议时,鉴于携程旅行网已下架涉案酒店的展示和预定服务,原告撤回要求被告某某公司3停止侵权的诉讼请求,并明确第3项诉讼请求中的经济损失请求法院适用法定赔偿,参考涉案商标的知名度、侵权行为的持续期间、被告的侵权恶意酌情予以确定;维权费用包含律师费5万元、公证费4,000元、差旅费2,670元。本案审理中,被告某某公司4变更企业名称为现名称“某某公司2”,且被告某某公司3在其运营的携程旅行网对被告某某公司2变更名称后的涉案酒店重新上架,原告主张两被告的上述行为仍构成侵权,故明确其第1项诉讼请求为两被告停止侵犯涉案商标权的行为,具体包括被告某某公司2立即停止在涉案酒店名称中使用“原神”文字以及与“原神”文字近似的文字“原森”,停止在其经营场所使用与涉案“”商标相同和近似的标志,停止在包括携程旅行网在内的网络平台以及其微信公众号“原神电竞酒店”中使用与涉案“”商标相同和近似的标志;被告某某公司3立即停止在携程旅行网提供涉案酒店的展示和预定服务,删除被告某某公司2上传的包含与涉案“原神”商标相同和近似的标志;明确其第2项诉讼请求为被告某某公司2停止使用“原神”及与“原神”近似的文字“原森”作为企业字号。事实和理由:案外人某某公司5(以下简称某某公司5)于2018年8月3日申请注册第32674065号、第32676192号“”商标(以下合称涉案商标),分别于2019年7月21日、2019年7月14日核准注册,注册类别分别为第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务以及第9类“计算机游戏软件”等商品,目前均在有效期内。原告是某某公司5的全资子公司,经许可享有涉案商标专用权以及单独维权权利。《原神》是原告研发运营的一款开放世界冒险网络游戏,于2019年6月21日开启测试,并于2020年9月28日全球同步上线。自上线以来,《原神》凭借优质的游戏内容获得了数以亿计玩家的高度认可和热烈追捧,曾先后获得“AppStore2020年度iPhone游戏”等诸多重量级奖项,并入选商务部“2021-2022年度国家文化出口重点企业和重点项目”、文化和旅游部“2022年文化和旅游数字化创新实践十佳案例”。涉案商标经原告持续、广泛使用和宣传,已在社会公众中广为知晓,具有极高的知名度和美誉度,属于驰名商标。原告发现,被告某某公司3运营的携程旅行网展示有被告某某公司4经营的“某某酒店2”(以下简称涉案酒店)的照片、酒店简介和服务设施等信息。通过携程旅行网预定、某某酒店5办理入住后,原告进一步发现,涉案酒店经营场所内的多处显著位置,包括户外招牌、前台、房卡、枕头、拖鞋、浴巾、纸巾盒和洗漱用具等,使用与涉案商标相同和近似的标识。被告某某公司4成立于2022年4月20日,经营范围包括住宿服务等。2024年5月11日,被告某某公司4的企业名称变更为现名称。此外,根据政府网站公开信息显示,涉案酒店因未办理《特种经营许可证》《消防许可证》即擅自投入使用、营业,曾被桂阳县消防救援大队责令停产停业并罚款。原告认为,两被告前述在与涉案商标核定使用服务不相同也不相近似的酒店住宿服务中使用“原神”标识的行为,侵犯了原告享有的涉案驰名商标权,被告某某公司4将原告的驰名商标作为企业名称中的字号使用,同时构成不正当竞争。被告某某公司3运营的携程旅行网作为提供酒店展示和预定的网络平台,为涉案酒店的经营和预定提供了便利,进一步扩大了侵权的影响范围。即使被告某某公司4变更企业名称为现名称,并变更酒店名称为“某某酒店3”,但在案证据显示涉案酒店线上预定页面的户外招牌、某某酒店6内饰等显著位置仍使用“原神”字样,且被告某某公司2开设的微信公众号“原神电竞酒店”仍在运营,其认证主体仍为“某某公司4”,该微信公众号内提供的酒店预订、会员充值服务对应的仍为“原神电竞酒店”,即商标侵权行为仍未停止。原告并主张,“原神”与“原森”在普通话中读音近似,在被告某某公司2及涉案酒店所在地湖南省地方方言中读音完全相同,故即使被告某某公司2变更企业名称及经营活动中使用的“原神”为“原森”,仍构成商标侵权及不正当竞争。综上,原告诉至法院,请求判如所请。
被告某某公司2辩称,一、其并未侵害原告涉案商标权。1.商标行政部门或人民法院尚未对涉案商标驰名作出认定,原告主张涉案商标已驰名的事实不存在。2.涉案商标核定使用的服务项目并不包含被告某某公司2经营的酒店住宿。3.被告某某公司2在企业名称中使用“原神”字号并非《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第五十七条所规定的商标侵权行为。二、被告某某公司2不构成不正当竞争。1.被告某某公司2的企业标识与涉案商标并不相同。2.根据商标法及《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)的规定,构成不正当竞争的前提是该行为足以误导公众,引人误认为是他人的商品或者与他人存在特定联系。被告某某公司2所处位置为湖南省的边陲小县城,娱乐游戏产业在当地并不发达,相关公众对“原神”为何物并不清楚;被告某某公司2仅经营住宿酒店,客观上亦不会引起公众误认。3.对于原告主张湖南省方言中“原神”与“原森”读音相同不予认可,两者不构成近似。三、原告主张的赔偿责任缺乏依据。1.原告并未提供证据证明被告某某公司2的被诉行为造成原告的市场份额下降、声誉受损等事实,且被告某某公司2在企业名称中使用“原神”字号并非恶意。2.事实上,被告某某公司2并未因在企业名称中使用了“原神”字号增加客源、获取丰厚利润;被告某某公司2开业至今客源从未饱和,住宿收入只是勉强维持日常经营开支,与使用其他字号作为企业名称的经营效益并无显著差异。3.被告某某公司2的客源限定为成年人,而《原神》游戏普遍使用者为青少年;涉案酒店住宿房间并未下载《原神》游戏供住宿客人使用并以此作为吸引入住的促销手段。综上,被告某某公司2的行为不构成商标侵权及不正当竞争,不应承担赔偿责任。
被告某某公司3辩称,其仅为电子商务平台经营者,不存在侵权行为,且在收到本案材料后,已积极履行平台法定义务,下线该酒店。虽该平台在被告某某公司2变更酒店名称后予以重新上架,但若原告主张“原森”亦构成商标侵权及不正当竞争,被告某某公司3愿意配合对涉案酒店再次下架。综上,原告的诉讼请求缺乏事实依据,请求法院驳回原告对被告某某公司3的全部诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据经审查确认的证据,本院认定事实如下:
一、涉案注册商标的基本情况
某某公司5系第32674065号“”商标注册人,该商标注册日期为2019年7月21日,核定使用商品/服务项目为第41类,包括提供在线电子出版物(非下载);电视文娱节目;在计算机网络上提供在线游戏等,注册有效期至2029年7月20日。该商标注册证记载“‘project’放弃专用权”。
某某公司5系第32676192号“”商标注册人,该商标注册日期为2019年7月14日,核定使用商品/服务项目为第9类,包括计算机;计算机外围设备;计算机游戏软件;可下载的音乐文件等,注册有效期至2029年7月13日。该商标注册证记载“‘project’放弃专用权”。
原告是某某公司5的全资子公司。某某公司5(许可方)于2023年1月12日出具《商标使用许可确认书》,确认已授予被许可方(即原告)在中华人民共和国享有第32674065号、第32676192号商标的商标专用权,许可性质为普通使用许可,许可期限为自许可商标注册日期之日起,与许可方享有的商标专用权期限相同,许可商标续展的,许可期限相应延长。被许可方有权单独以自己的名义,采取一切必要之法律行动,向侵权方主张自许可商标注册日期之日起所发生的所有侵权行为的民事责任、行政责任或刑事责任,包括但不限于提起民事诉讼、某某机关举报等。
二、关于原告主张权利的涉案商标知名度事实
(一)与原告及其运营的《原神》游戏知名度相关的事实
国家新闻出版署网站显示,原告系出版物号ISBN978-7-498-06905-4(出版时间为2019年10月23日)、ISBN978-7-498-07731-8(出版时间为2020年5月28日)、ISBN978-7-498-07852-0(出版时间为2020年7月1日)《原神》游戏的运营单位。原告提交的官网及游戏画面截图显示,《原神》游戏的官网及游戏的启动页面均标有“”标识。官网“新闻”栏目等记载,《原神》游戏于2019年6月6日开启测试招募,同年6月21日开启测试,并于2020年9月28日全球同步上线。
2021年7月27日,商务部发布《关于公示2021-2022年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知》,“米哈游原神游戏”位列第49位。
原告提交的《原神》游戏在各渠道的下载页面显示,截至2023年2月23日,《原神》游戏在AppStore的评分数为95.9万;在TapTap的下载量为49,886,237、关注量为19,253,053、评价数为42万条;在bilibili游戏的下载量为2,443万、评价数为410,844条;在腾讯应用宝的下载量为1,149.6万。
原告及相关公司在各网络平台开设并运营了官方账号。原告提交的证据显示,截至2023年2月23日,原告在bilibili网站开设的官方账号“原神”发布299条视频,其中代表作《〈原神〉3.5版本PV:「风花的呼吸」》的播放量达289.8万、弹幕数达9,298条,《〈原神〉迪希雅角色PV——「沙际晨……》的播放量达154万、弹幕数达5,243条;该账号的粉丝数达1,626万、获赞数达1.4亿、播放数达12.5亿、阅读数达7,477.7万。在抖音网站开设的官方账号“原神”发布作品633条,其中合集《原神月度同人作品回顾》的播放量达1,523.3万,《原神同人剧场》的播放量达1,885.1万,《〈原神〉EP》的播放量达3,038.9万;该账号的粉丝数为825.6万、获赞7,908.5万。在微博网站开设的官方账号“原神”共计发布微博3,127条,粉丝数达814万,该页面显示“昨日发博2,阅读数100万+,互动数6.2万”;微博超话“原神”的阅读量450.9亿、帖子269.5万、旅行者917.6万。上述账号页面、发布视频或文章的封面及内容等多处标有“”等标识。
“艾瑞咨询”于2022年3月发布的《2021年硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告》中记载,移动游戏《原神》位列2021年中国移动游戏畅销榜TOP30,2021年全球收入18亿美元,排名全球第三。“国海证券研究所”2021年5月19日发布的《乘风破浪的新势力,游戏行业“上海四小龙”的崛起——传媒行业深度报告》中记载,“2020年《原神》正式上线后,以出色的全球表现快速出圈,成为国内游戏厂商打造的又一顶级全球IP,据AppAnnie数据显示,2021年4月中国厂商出海收入排行榜中,米哈游排名第四”“上线首日,《原神》手游版便跃居国内ios游戏免费榜第一名,畅销榜第二名,在中国香港、中国台湾、日本和韩国地区,《原神》手游版也实现了登顶ios免费榜榜首,此外,该游戏也跻身美国ios游戏免费榜Top10”“据SensorTower数据统计,2020年10月《原神》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.39亿美元,位列全球手游畅销榜榜首”等内容。此外,“国海证券研究所”2022年3月14日发布的《中国移动游戏大航海深度报告:空间、格局、趋势》,“华鑫证券”2022年9月30日发布的《游戏新势力系列——从米哈游学到了什么?——传媒新消费深度报告》等均对原告及其运营的《原神》游戏上线以来在国内及全球的手游收入榜、畅销榜等方面所获得的成就等进行了研究和报道。
(二)与原告及其《原神》游戏、涉案商标宣传推广及被报道相关的事实
原告或案外人在bilibili网站、微博网站等发布的视频或微博显示,2020年起,原告在上海、北京、南京、广州等全国十余个城市的商业广场、大学校园、机场、高铁站、地铁站、公交车身及高铁车身、客机机身投放广告,对其游戏、角色、周年庆等进行宣传。原告与广西桂林、湖南张家界、四川黄龙、三星堆博物馆等国内多个知名旅游景区联动推广,并在政府官网、景区微信公众号等就联动活动发布的报道图片中多处使用“”标识。此外,原告及其《原神》游戏还参展第六届中国国际进口博览会,并于2023年在上海、北京、长沙等六座城市举办“原神交响音乐会”全国巡演等活动。
2021年至2023年期间,相关政府机关、新闻媒体对原告及其《原神》游戏等进行了持续、广泛报道。比如,某某政府12021年7月29日发布在某某政府2网站的《吸引Z世代互动参与,游戏IP正在向线下“破圈”》文章,内容包括“米哈游旗下爆款游戏《原神》里那尊三米高的岩神像,曾在桂林景区引发玩家‘朝圣’热潮,这家游戏公司位于上海的办公区域,同样有座岩神像‘遥相呼应’,吸引不少拥趸前来打卡合影……前不久,共青团某某委员会携手米哈游,以《原神》为载体,融合非物质文化遗产、文创旅游等主题,让游戏IP‘反向出圈’”;瞭望网2021年12月9日刊载《TikTok、国潮、李子柒、〈原神〉……它们是如何让美国年轻人破防的》一文,内容包括“深耕动漫文化的某某公司6米哈游的爆款游戏《原神》三季度在美国市场的营收达到1.46亿美元,成为第一款单季度营收超过1亿美元的中国手机游戏产品”;人民网2022年1月14日刊载《本土游戏承载“上海故事、中华文化”扬帆远航》一文,内容包括“2020年9月28日上线的《原神》是米哈游第四代旗舰产品,迅速成为中国数字文化产业出海的代表作品之一,入选2021-2022年度国家文化出口重点项目……继获评AppStore2020年度游戏、GooglePlay2020年度游戏后,去年12月,《原神》拿下‘游戏界奥斯卡’之称的TheGameAwards2021年度最佳移动游戏大奖,成为首个获得这一荣誉的中国开发团队研发的原创IP游戏”;2022年8月4日刊载《从“国潮”走向“世界潮”》一文,内容包括“近5年,越来越多的中国游戏进入海外市场,2020年推出的《原神》是其中的佼佼者,其海外收入已超过30亿美元,占总收入近70%,发售至今已收获国外多个奖项,可谓叫好又叫座”;2022年8月26日刊载《文化内涵丰富、技术水平进阶、需求把控精准——国产游戏靠什么走俏海外》一文,内容包括“《原神》中角色‘云堇’的戏曲唱段《神女劈观》在海外视频平台YouTube上的播放量超过700万……YouTube上一段《原神》中文名字读音教学的视频收获了超200万播放量”;新华网2022年2月22日刊载《游戏〈原神〉音乐圈粉爆红,中国元素成流量密码》一文,内容包括“更早之前的2月4日,由米哈游主办、上海交响乐团演奏的《原神》交响音乐会特别篇·映春华章,在视频弹幕网站哔哩哔哩(B站)峰值人气超过3,380万,位居B站直播排行榜第一。这场音乐会在YouTube的播放量也已超过78万次”。此外,中新社、央视网、环球网、光明网、文汇报、解放日报等新闻媒体就原告及其《原神》游戏的营收、出海成绩、全球影响力等进行了报道。
(三)与涉案商标享有市场声誉相关的事实
原告及其《原神》游戏、涉案商标先后获得多项行政部门及某某机构评选的各种荣誉。比如,文化和旅游部办公厅发布的《2022年文化和旅游数字化创新实践案例的通知》中记载,原告申报的案例“以游戏为载体的文化传播和旅游宣传推广模式探索”获选“文化和旅游数字化创新实践十佳案例”,商务部《关于公示2021-2022年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知》中记载“米哈游原神游戏软件”获选“文2021-2022年度国家文化出口重点项目”;此外,《原神》游戏获评“2020GameLookAwards”“AppStore2020年度精选游戏”“TGA2021年度最佳移动游戏”“2021十大年度国家IP(游戏类)”“2021年Apple设计大奖”“2021TapTap最佳持续运营”“2022TapTap最佳持续运营·一直有人爱”“《202117173风云榜》编辑年度选择奖”等。
三、关于原告主张两被告的侵权事实
(一)两被告的基本情况
被告某某公司2成立于2022年4月20日,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括住宿服务等,原企业名称为“某某公司4”,2024年5月11日变更为现名称。
被告某某公司3成立于2000年7月18日,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括互联网信息服务、酒店管理、餐饮管理、数字广告发布、旅客票务代理等。被告某某公司3系携程旅行网的运营者。
(二)与原告主张的被诉侵权行为相关的事实
原告提交的可信时间戳认证证书及公证书记载如下内容:1.2023年2月25日,在携程旅行网查看“某某酒店2”的预定页面,其中显示该酒店开业时间为2022年,客房数为20,有“麻将单人房”“情侣电竞大圆床房”“魔王武装三人房”等多种房型可供预定,优惠后预定价格在293-571元不等。该酒店“官方相册”内显示,其招牌为“”,酒店前台背景墙为“”。订单详情显示,预定该酒店“魔王武装三人房”房型,入住日期2023年1月16日,退房日期2023年1月17日,预定价格为368元,使用“十亿豪补”优惠后实付353元。
2.2023年1月17日,原告的委托代理人陈某与公证人员于来到位于湖南省某某酒店113层的涉案酒店,该酒店的户外招牌标有“”“”,电梯间楼层指南标识“13F原神电竞酒店”字样,酒店前台的地面投影灯、背景墙、房卡,酒店房间内的枕头、毛巾、纸巾盒、拖鞋,酒店内提供电脑的弹窗等多处使用了“”“”等标识。查看微信公众号“原神电竞酒店”,显示微信公众号的认证主体为被告某某公司4。
3.2023年12月20日,在携程旅行网查看“某某酒店2”的预定页面,官方相册中户外招牌仍为“”,优惠后预定价格在213-393元不等。
4.2024年1月21日,在携程APP查看“原神电竞酒店”预订页面,显示评价104条,1月21日至1月27日均已满房。
5.2024年6月28日,在携程旅行网查看“某某酒店3”的预定页面,该酒店的官方相册中户外招牌仍为“”,酒店内前台背景墙仍标有“”。同日,查看微信公众号“原神电竞酒店”,显示认证主体为“某某公司4”;“关于公众号”页面公众号简介为“某某公司4”;该公众号发布的视频中显示了酒店前台背景墙、地面投影仍使用“”“”等标识。2023年1月11日,该微信公众号推送消息“你好,欢迎关注原神电竞酒店!”等消息。该微信公众号提供酒店预定服务,点击进入“预约页面”,酒店名称仍为“原神电竞酒店”,该酒店宣传图片中户外招牌仍为“”。
本案审理中,被告某某公司2向本院提交现场照片,显示涉案酒店的户外招牌已变更为“”。被告某某公司3于2024年7月10日向本院提交携程APP内相关页面截图显示,在某某酒店4”,结果显示为“暂无符合条件的酒店,修改可重新查询”。原告对此予以确认。
被告某某公司3发布于2024年4月17日的《免责声明》记载:携程平台上的临时住宿产品及服务信息(包括但不限于住宿方名称、联系人及联络信息、住宿场所的描述和说明、相关图片、视频等)均由住宿提供方自行提供并上传,由住宿提供方对其提供并上传的所有信息承担相应法律责任。《知识产权侵权投诉流程》公示了知识产权投诉通知应包含的内容、侵权投诉联系方式等。
四、其他事实
1.某某政府3网站公示的桂消行罚决字〔2022〕第0143号行政处罚决定书记载,桂阳县消防救援大队于2022年12月5日对被告某某公司4作出行政处罚,认定被告某某公司4未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业,违反了《中华人民共和国消防法》的规定,决定给予被告某某公司4责令停产停业,并罚款31,000元的行政处罚。
2.原告(委托人,甲方)与某某律师事务所1(受托人,乙方)签订《聘请律师合同》,其中约定如下内容:甲方发现“某某酒店2”侵犯了甲方的商标权,甲方聘请乙方律师代为提起民事诉讼……二、代理事项:代理甲方对“某某酒店2”的相关方某某公司4、某某公司3提起民事诉讼,参加案件的一审程序……七、本合同代理事项的律师费按照如下标准收取……1.首期律师费:甲方于本合同签订后十五个工作日内向乙方支付首期律师费50,000元;2.风险律师费:甲方根据实际获得的赔偿款、和解款提取一定比例并扣除首期律师费某向乙方结算风险律师费,具体比例按照双方于2022年2月28日签订的《常年法律顾问及维权诉讼代理服务合同书》(合同编号:HT2XXXXXXXXXXX)第6.4条执行。原告为此提交了5万元律师费发票。此外,原告就其主张的合理费用还提交了公证费4,000元及差旅费2,670.43元(含预定涉案酒店支付的费用)的增值税发票。
被告某某公司2还向本院提交了资产负债表,原告对其真实性、合法性及关联性均不认可,认为不能反映被告某某公司2的经营情况等。本院审查后认为,鉴于该证据系被告某某公司2自行制作,本院无法确认其真实性,故对该证据不予采纳。
以上事实,有原告提交的商标注册证、商标使用许可确认书、可信时间戳认证证书、(2023)湘郴福证字第307号公证书、企业信息信用报告、相关网站、平台及软件页面截图、行业报告、《聘请律师合同》、增值税专用发票,被告某某公司2提交的现场照片,被告某某公司3提交的平台用户协议、APP页面截图,以及当事人的当庭陈述等在卷佐证。
本院认为,根据各方当事人的诉辩意见,本案的主要争议焦点在于:一、原告主张权利的注册商标是否有必要认定为驰名商标;二、原告主张权利的注册商标是否可以被认定为驰名商标;三、两被告是否构成商标侵权;四、被告某某公司2是否实施了原告主张的不正当竞争行为;五、如果原告主张的侵权行为成立,两被告应承担的民事责任。
一、原告主张权利的注册商标是否有必要认定为驰名商标
根据商标法第十三条第一款、第三款的规定,为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条的规定,以违反商标法第十三条的规定为由提起的侵犯商标权诉讼以及以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。根据上述规定,人民法院在认定商标驰名时应坚持“按需认定”原则,对当事人提出认定商标驰名的请求及事实依据进行审查。一方面,如果不认定驰名商标,商标持有人的合法权益便无法获得保护,才有必要认定相关商标是否为驰名商标;另一方面,商标持有人请求认定多个商标为驰名商标的,如果通过认定其中一个商标为驰名商标便可以保护商标持有人的合法权益,即没有必要再认定其他商标为驰名商标。
本案中,原告以核定注册于2类服务或商品项目上的涉案2枚商标作为权利基础,并主张认定该2枚注册商标均为驰名商标,在本案中予以跨类保护。该2枚注册商标分别核定使用于第41类提供在线电子出版物(非下载)、在计算机网络上提供在线游戏等服务,以及第9类计算机游戏软件等商品上,而被告某某公司2则主要在酒店住宿服务中使用被诉侵权标识“原神”及“原森”,根据相关公众的一般认知,以及《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》的分类,两者属于既不相同也不相类似的商品或者服务,故本案有必要对涉案商标是否驰名作出认定。
二、两原告主张权利的注册商标是否可以被认定为驰名商标
商标法第十四条规定,驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项规定,复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,属于现行商标法第五十七条第七项给他人注册商标专用权造成其他损害的侵犯注册商标专用权行为。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定,当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。第十条规定,原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的,人民法院应当根据案件具体情况,综合考虑以下因素后作出裁判:(一)该驰名商标的显著程度;(二)该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度;(三)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度;(四)其他相关因素。
关于第32674065号“”注册商标是否能够被认定为驰名商标。本院综合考虑以下因素,对被诉侵权行为发生时该商标是否驰名进行认定:1.《原神》游戏2020年上线后持续运营至今,在各平台下载量达数千万次,在国内乃至全球的市场占有率、营收额较高,长期位列中国手游出海收入榜,并被商务部列为2021-2022年度国家文化出口重点项目等;2.原告对《原神》游戏进行了大量广告宣传,相关政府机关、新闻媒体亦对原告及其《原神》游戏的营收、出海成绩、全球影响力等情况进行了持续、广泛报道,在案证据显示,《原神》游戏及其游戏角色、画面、音乐等已具有较高知名度;3.《原神》游戏上线以来,先后获得多项国家级行政部门、某某机构评选的各种荣誉,已具有较高市场声誉。综上,第32674065号“”商标自2019年获准注册以来,经《原神》游戏上线及原告的使用、宣传,至被告某某公司4于2022年4月20日成立并使用“原神”作为企业名称中的字号及涉案酒店名称等时,已为相关公众所熟知,在被诉侵权行为发生时,已达到驰名程度,故本院认定第32674065号“”商标在本案中构成在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务项目上的驰名商标。
对于原告主张认定驰名的第32676192号“”商标,本院不再评判是否构成驰名商标。
三、两被告是否构成商标侵权
关于被告某某公司2的行为是否构成商标侵权。本案中,原告主张被告某某公司2实施的商标侵权行为包括在涉案酒店名称中使用“原神”文字以及与“原神”文字近似的文字“原森”,在其经营场所显著位置使用与涉案“原神”商标相同和近似的标志,在包括携程旅行网在内的网络平台以及其微信公众号“原神电竞酒店”中使用与涉案“原神”商标相同和近似的标志。本院认为,首先,上述被诉侵权行为能够起到识别服务来源的作用,属于商标法意义上的商标使用行为。其次,驰名商标跨类保护的范围,应当根据具体案件情况,考虑其知名度、显著性、与被诉侵权服务的关联程度等因素在个案中合理确定。具体到本案,第32674065号“”商标核定使用的服务为第41类“提供在线电子出版物(非下载)”等,与被告某某公司2提供的酒店住宿及网络预定服务类别不相同也不相类似。但原告在本案中提供的证据可以证明,经原告持续使用、大量宣传,其第32674065号“”商标已具有较强显著性,在相关公众中具有较高知名度,而被告某某公司2经营的涉案酒店属电竞酒店,其服务内容包括在客房内提供可供游玩电子游戏的设备及游戏等,故两者之间存在一定关联程度。再次,被告某某公司2在涉案酒店、经营场所、微信公众号及携程旅行网上架的涉案酒店预定页面中使用“原神”等字样或标识,与第32674065号“”商标字形相近、读音相同,结合该商标具有的较高知名度,上述标识的使用易导致相关公众对服务的来源产生误认,或者误认为其来源与原告注册商标的服务有特定的联系,故被告某某公司2上述使用“原神”字样或标识的行为构成商标侵权。最后,被告某某公司2虽在本案审理中变更其酒店名称及户外招牌中的“原神”为“原森”,但“原森”与涉案“”商标在字形及读音上仍属近似;同时,被告某某公司2提交的照片显示,其酒店户外招牌“原森电竞酒店”标识中的“原”字与涉案“”商标中的“原”字的字形基本相同,“森”字左下“木”部亦与涉案“”商标中“神”字左侧“示”部的字形基本相同。结合涉案“”商标具有的较高知名度,以相关公众的一般注意力为标准,容易误认为涉案酒店系经原告授权开设或者与原告存在关联关系,导致相关公众产生混淆,故被告某某公司2上述使用“原森”字样或标识的行为亦构成商标侵权。
关于被告某某公司3是否构成商标侵权。本院认为,在案证据显示被告某某公司3作为电子商务平台经营者已尽到合理审核、注意义务,即使被告某某公司3对被告某某公司2变更名称后的涉案酒店重新准予上架,但在案证据并未显示其明知或应知“原森电竞酒店”亦构成商标侵权,且其在原告当庭明确主张“原森电竞酒店”构成侵权后,已在合理期限内对涉案酒店予以下架,故其不构成商标侵权行为。同时,鉴于各方已明确携程旅行网内涉案酒店已下架,对于原告要求被告某某公司3立即停止在携程旅行网提供涉案酒店的展示和预定服务,删除被告某某公司2上传的包含与涉案“原神”商标相同和近似的标志行为的诉讼请求,本院不再支持。
四、被告某某公司2是否实施了原告主张的不正当竞争行为
商标法第五十八条规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照反不正当竞争法处理。反不正当竞争法第六条规定,经营者不得实施足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十三条规定,经营者实施将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众的混淆行为,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,人民法院可以依照现行反不正当竞争法第六条第四项予以认定。本案中,首先,如前所述,本院已认定涉案第32674065号“”商标在第41类“提供在线电子出版物(非下载)”等服务上已构成驰名商标,且在被告某某公司4成立时已具有较高知名度。被告某某公司4作为与该商标核定使用的服务存在一定关联的电竞酒店经营者,理应知晓原告的商标并予以合理避让,其仍将与“”商标相同的文字作为企业名称中的字号予以注册,其主观上难谓无利用涉案商标商誉“搭便车”之意,其行为亦足以引人误认为其与原告存在特定联系。其次,被告某某公司2虽在本案审理中将其企业名称中的字号变更为“原森”,但如前所述,其作为电竞酒店管理公司,使用“原森”作为企业名称的字号亦容易引人误认为是原告服务或者与原告存在特定联系。同时,其在诉讼中已明确知晓原告涉案商标,并明知涉案商标在相关领域具有较高知名度,在变更企业名称时仍使用与涉案商标近似的“原森”,主观上亦难谓正当。因此,被告某某公司2将“原神”“原森”作为企业名称中的字号的行为,均构成反不正当竞争法第六条第四项规定的不正当竞争行为。被告某某公司2的相关辩称意见,本院均不予采纳。
五、被告某某公司2应承担的民事责任
本院认为,被告某某公司2实施了商标侵权及不正当竞争行为,应承担相应的民事责任。鉴于被告某某公司2已变更企业名称,对于原告要求被告某某公司2停止使用“原神”作为企业字号的诉讼请求,本院不再支持;在案证据并未显示被告某某公司2的其余侵权行为已经停止,故对于原告要求被告某某公司2停止其余商标侵权及不正当竞争行为的诉讼请求,本院予以支持。
关于赔偿损失。商标法第六十三条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。反不正当竞争法第十七条规定,因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中,原告未提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益,故本院根据原告的主张,适用法定赔偿,综合以下因素对被告某某公司2应承担的赔偿数额予以酌情确定:1.原告主张权利的第32674065号“”商标被认定为驰名商标,显著性和知名度较高;2.被告某某公司2的侵权行为包括商标侵权行为和不正当竞争行为,虽其在本案审理中主动变更企业名称及酒店名称,但如前所述,其变更后的行为仍构成侵权,且足以认定其存在侵权故意;3.被告某某公司2经营的涉案酒店的客房数、预定价格、原告取证时的入住情况等。关于合理开支,原告提供了相应的发票予以证明,其中公证费、差旅费属于为本案诉讼所必要支出的费用,本院予以支持;关于原告主张的律师费,本院综合本案案情、律师工作量等因素,酌情予以支持。
综上所述,依照《中华人民共和国商标法》第十三条第一款、第三款、第十四条第一款、第四款、第五十七条第七项、第五十八条、第六十三条第一款、第三款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一款第四项、第十七条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第二项、第五条第一款、第二款、第十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十三条第一款第二项规定,判决如下:
一、被告某某公司2应于本判决生效之日起立即停止对第32674065号“”注册商标专用权的侵害;
二、被告某某公司2应于本判决生效之日起立即停止在企业名称中使用“原森”字号;
三、被告某某公司2应于本判决生效之日起十日内赔偿原告某某公司1经济损失及合理开支共计人民币35万元;
四、驳回原告某某公司1的其余诉讼请求。
被告某某公司2如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果未按本判决指定的期间履行其他义务,应当依照该条规定支付迟延履行金。
案件受理费人民币14,310元,财产保全申请费人民币5,000元,由原告某某公司1负担人民币6,457元,被告某某公司2负担人民币12,853元。
如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市高级人民法院。

  审  判  长 范静波
  审  判  员 孙  闫
  人民陪审员 张翠芳
  书  记  员 凌  晨
    二〇二四年十二月二十六日
法律适用不统一建议:

相关案号:

建       议:

您是第1141860214位访客
版权所有 上海市高级人民法院 copyright© 2006-2023 All Rights Reserved
沪ICP备09049986号